Blog prawniczy

Badanie Due Diligence prawne w obszarze IP (własności intelektualnej)

W naszej praktyce często zdarza się przeprowadzać na zlecenie inwestorów lub kupujących udziały/akcje w spółkach badania prawne tzw. due diligence. Zdarza się, że nie jest to pełne badanie a jedynie audyt danego obszaru. Do takich z pewnością należą kwestie prawne związane z własnością intelektualną.

Wartość firm coraz częściej opiera się na aktywach niematerialnych, badanie due diligence w obszarze własności intelektualnej (IP) staje się kluczowym elementem procesu transakcyjnego. Prawidłowo przeprowadzona analiza IP może nie tylko ujawnić ukryte wartości przedsiębiorstwa, ale również zidentyfikować potencjalne ryzyka i zobowiązania, które mogłyby wpłynąć na powodzenie transakcji.

W niniejszym artykule przyjrzymy się bliżej zakresowi badania prawnego due diligence w obszarze własności intelektualnej. Omówimy, jakie elementy powinny znaleźć się w centrum uwagi prawników i ekspertów przeprowadzających takie badanie, oraz dlaczego dogłębna analiza IP jest tak istotna w kontekście współczesnych transakcji biznesowych.

Niezależnie od tego, czy jesteś przedsiębiorcą rozważającym sprzedaż swojej firmy, inwestorem poszukującym atrakcyjnych możliwości przejęć, czy prawnikiem specjalizującym się w transakcjach M&A, zrozumienie zakresu badania due diligence w obszarze IP pomoże Ci lepiej przygotować się do nadchodzących wyzwań i maksymalizować wartość transakcji.

Czym jest własność intelektualna?

Własność intelektualna (IP – Intellectual Property) to termin prawny obejmujący wytwory ludzkiego umysłu, które podlegają ochronie prawnej. Są to niematerialne aktywa, które często stanowią kluczową wartość współczesnych przedsiębiorstw. Własność intelektualna dzieli się na kilka głównych kategorii:

1. Prawa autorskie – chronią utwory czyli oryginalne dzieła twórcze, takie jak utwory literackie, muzyczne, artystyczne, a także programy komputerowe czy bazy danych.
2. Patenty – zapewniają ochronę wynalazków, nowych rozwiązań technicznych i technologicznych.
3. Znaki towarowe – chronią oznaczenia odróżniające, takie jak nazwy, logo, slogany reklamowe, które identyfikują źródło pochodzenia towarów lub usług.
4. Wzory przemysłowe – dotyczą ochrony wyglądu zewnętrznego produktów.
5. Wzory użytkowe – dotyczą ochrony nie tylko wyglądu ale cech technicznych wytworu.
6. Tajemnice handlowe – obejmują poufne informacje biznesowe, które dają przedsiębiorstwu przewagę konkurencyjną.
7. Oznaczenia geograficzne – chronią nazwy produktów pochodzących z określonych regionów geograficznych.

Własność intelektualna jest chroniona przez prawo, co daje jej właścicielom wyłączne prawo do korzystania, rozporządzania i czerpania korzyści z tych aktywów. W kontekście badania due diligence, analiza IP skupia się na identyfikacji, weryfikacji i ocenie wartości tych niematerialnych aktywów oraz związanych z nimi praw i zobowiązań.

Zrozumienie koncepcji własności intelektualnej jest kluczowe dla przeprowadzenia skutecznego badania due diligence, ponieważ te niematerialne aktywa często stanowią znaczącą część wartości przedsiębiorstwa i mogą być źródłem zarówno potencjalnych korzyści, jak i ryzyk w transakcjach fuzji i przejęć.

Co w praktyce badają prawnicy w DD dotyczącym IP?

Jak łatwo zauważyć własność intelektualna obejmuje szeroki wachlarz zagadnień. Ale co jest najważniejsze z punktu widzenia inwestora (np. funduszu venture capital) czy kupującego, który chce przejąć całość lub znaczną część udziałów w spółce.

Do najważniejszych obszarów zagadnień należą:

1. umowy licencyjne w których spółka jest licencjobiorcą
2. umowy przeniesienia autorskich praw majątkowych na spółkę,
3. umowy licencyjne, w których spółka jest licencjodawcą,
4. umowy przeniesienia autorskich praw majątkowych przez spółkę na podmiot trzeci,
5. patenty, wzory przemysłowe, wzory użytkowe,
6. znaki towarowe,
7. prawa autorskie posiadane przez spółkę (np. do programów komputerowych, stron internetowych, logotypów, grafik, wszelkich utworów, które mają kluczowe znaczenie z punktu widzenia funkcjonowania spółki),
8. ochrona informacji poufnych i know-how,
9. obszar R&D,
10. utwory pracownicze,
11. utwory wykonane w ramach umów cywilnoprawnych (umowa zlecenia, umowa o dzieło, umowa b2b),
12. informacje dotyczące programów komputerowych, z których korzysta spółka,
13. postępowania przed Urzędami Patentowymi,
14. postępowania przez sądami powszechnymi w zakresie własności intelektualnej,
15. orzeczenia, wyroki, porozumienia, spory dotyczące własności intelektualnej.

Podsumowanie

Własność intelektualna stała się skarbem, którego wartość często przewyższa materialne aktywa firmy. Jednak ten skarb może być ukryty w zawiłym labiryncie prawnych niuansów i potencjalnych pułapek.

Wyobraź sobie, że przygotowujesz się do kluczowej transakcji biznesowej – fuzji, przejęcia, czy inwestycji. Czujesz, że firma, którą masz na oku, ma ogromny potencjał. Ale czy jesteś pewien, że znasz wszystkie jej sekrety? Czy wiesz, jakie niewidzialne aktywa kryją się w jej portfolio? A może czają się tam ukryte zobowiązania, które mogą zachwiać Twoimi planami?

Badanie due diligence w zakresie własności intelektualnej to Twoja mapa w tym labiryncie. To precyzyjny instrument, który pozwala:

• Odkryć ukryte perły – nieoczywiste aktywa IP, które mogą znacząco zwiększyć wartość transakcji
• Zidentyfikować potencjalne ,,miny” – zobowiązania lub ryzyka, które mogłyby zaszkodzić Twojej inwestycji
• Zoptymalizować strategię negocjacyjną – wiedząc dokładnie, co kupujesz, możesz lepiej zaplanować swoją taktykę

Pamiętaj, że w świecie własności intelektualnej diabeł tkwi w szczegółach. Jeden przeoczony zapis w umowie licencyjnej, niezabezpieczone prawa do kluczowego patentu czy niedopilnowane formalności związane z rejestracją znaku towarowego mogą kosztować miliony.